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金郁缤律师   金郁缤律师,汉族,北京人,中国人民大学法学硕士,英国贝德福德大学金融与商务管理硕士,拥有近10年知识产权案件法律从业经验。现任北京市京师律师事务所创业企业法律事务部副主任,国际商标协会会员,北京市律师协会会... 详细>>

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成功案例

商标抢注行为的界定

  核心内容:依据《民法总则》和《侵权责任法》的规定以及民法原理,商标抢注行为具备侵权行为的构成要件,属于侵权行为,可以依法追究其损害赔偿责任。下面我们一起来详细看看。

  党的十九大报告提出:“倡导创新文化,强化知识产权创造、保护、运用。”为贯彻落实十九大报告的要求,目前知识产权立法和司法以及司法解释不断加大对侵权行为的打击力度,这无疑是正确的。但是,对于社会危害性严重、各方面反映强烈的商标抢注行为,是否应当以及如何去追究抢注人的法律责任,却未有相应规定,理论上也没有进行充分地研究。

  一、商标抢注行为的界定

  本文所讨论的商标抢注是指明知是他人在先使用的商业标识而以自己的名义抢先申请商标注册的行为,换言之只要明知是他人的商业标识,未经标识所有人许可而以自己的名义申请商标注册的行为,都属于抢注行为,都在禁止行为之列。

  商标抢注具有以下法律特征:

  第一,被抢注的对象是他人的商业标识,包括但不限于未注册商标,有一定影响的商品特有名称、包装、装潢和企业名称中的显著部分(商号),知名人物的姓名、肖像等;

  第二,申请注册行为未经标识所有人许可;

  第三,抢注人明知该标识属于他人,却以自己的名义申请注册,即主观上具有将他人在先使用,具有一定影响的商业标识通过注册据为己有的故意。

  二、商标抢注猖獗的重要原因

  商标抢注行为是一种严重违背诚实信用原则、扰乱竞争秩序和商标注册秩序、管理秩序的行为,但是,我国商标法对于抢注行为只有《商标法》第7条的宣示性规定和《商标法》第9、13、15、16、32条的禁止性规定,没有责任规定。

  在商标法上,抢注行为的法律后果是:

  1.驳回申请、不予注册;

  2.已经抢注成功的商标注册被宣告无效。

  两项法律后果的实质是,抢注者没有得到本来不属于他的东西,除此之外,他没有任何损失,甚至可能已经在市场上收获颇丰——如抢注成功,虽然之后可能被宣告无效,但是,这期间他利用被抢注商标的声誉,可能已经取得可观的收益。而被抢注者即使打赢了官司,也仅仅是拿回了本来属于自己的东西,他因此所受到的损失,特别是市场机会丧失的损失没有任何补偿。法律责任的缺失是商标抢注猖獗的重要原因。

  三、我国关于商标抢注的司法规制

  虽然商标法没有关于商标抢注行为民事责任的规定,但是,理论上我们都承认商标法属于民法的组成部分,因此《民法总则》和《侵权责任法》的相关规定以及民法原理对于商标纠纷的处理具有基础性的指导意义。依据《民法总则》和《侵权责任法》的规定以及民法原理,商标抢注行为具备侵权行为的构成要件,属于侵权行为,可以依法追究其损害赔偿责任。

  四、关于商标抢注行为治理的域外借鉴

  (一)美国

  《美国商标法》对注册申请人的诚信要求严格而具体。该法第1条对已经使用的商标的注册申请,要求申请人宣誓声明:其确信申请人是申请注册商标的所有人;就其所知,申请所陈述的事实是准确的;该商标确系正在商业中使用;并且就其所知,其他人无权在其商品或与其相关联的商品上使用与该商标相同或者近似的商标。

  对于意图使用商标的注册申请人,要求其宣誓声明:确信申请人有权在商业活动中使用该商标;申请人有真诚的意图在商业中使用该商标;就其所知,申请所陈述的事实是准确的;并且其他人无权在其商品或与其相关联的商品上使用与该商标相同或近似的商标。

  在此基础上,《美国商标法》38条规定:“任何以口头或书面的虚假或欺骗性声明或表述,或其他虚假手段,在专利商标局取得商标注册的人,在受害人提出的民事诉讼中,对其因此遭受的损害承担责任。”此处所说以“虚假或欺骗性声明或表述,或其他虚假手段”取得商标注册,无疑包括我们所说的恶意抢注。

  美国最高法院史蒂夫法官在“牌索”一案的判决中指出:“这类商品或商品外观应当获得与注册商标在本质上相同的保护。”当然,在提起这类侵权诉讼中,原告不享有《兰哈姆法》对注册商标规定的一系列有利之处,如推定注册商标的有效性和不可争议性,以及由注册产生的公告的作用等。也就是说,未注册的商业标识受商标法的消极保护——禁止抢注,在被抢注者提起的民事诉讼中,抢注者要承担相应的民事责任,包括停止侵害、返还商标、赔偿损失等。

  在商标法中直接规定抢注商标应当承担损害赔偿责任,既便于操作,又符合法理,而且可以对抢注者起到警示作用,对我们具有较强的借鉴意义。

  (二)日本

  《日本商标法》79条规定,以欺诈行为取得商标注册、防御商标注册、商标权或防御商标的续展注册、注册异议申请之决定或裁决者,构成欺诈罪,处三年以下有期徒刑或300万日元以下罚金。该法第82条规定:“法人代表或法人与自然人的代理人、经理人及其他从业人员,进行该法人或自然人的业务中违反下列各项规定之行为时,除处罚行为人外,对该法人或自然人课以该各项规定之罚金:……2.第79条或第80条一亿日元以下的罚金。”日本不但将“以欺诈行为取得商标注册”的行为规定为犯罪,而且还要对实施欺诈行为的行为人和法人或自然人进行双罚,这种严苛的追责制度足以让抢注者不敢以身试法。这与我国抢注者无责任的情况形成鲜明的对比,值得我们认真反思。

  五、结论

  1、恶意抢注行为侵害了商业标识在先使用人的合法权益,符合侵权行为的构成要件,其性质属于侵权行为。被抢注人可以对抢注者提起侵权之诉,请求其赔偿因商业标识被抢注所遭受的损失,包括为拿回被抢注的商标所花费的诉讼费用和律师费,以及丧失商业机会的损失。在操作层面上,根据新的《行政诉讼法》61条的规定,法院在认定抢注人具有恶意的前提下,可以根据被抢注人的请求,在行政诉讼程序中一并判令抢注人承担赔偿责任。当然,被抢注人也可以另行提起侵权诉讼。

  2、抢注行为具有严重的社会危害性,不但严重损害商业标识在先使用人的利益,加大经营者的维权成本,而且扰乱行政主管机关商标注册秩序和竞争秩序,损害消费者的利益。所以,不仅应当追究其民事责任,还应当追究其行政责任,即应当对抢注人给予罚款,并且记入信用档案,甚至要苛以刑罚。


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